打印耗材知识产权若干问题探讨

    珠海智专专利商标代理有限公司 段淑华

   随着中国兼容和再生打印耗材产业的快速发展，知识产权问题日益凸显。珠海智专专利商标代理有限公司近10年来一直对OEM全球专利进行跟踪研究、深度分析，对OEM与兼容、再生耗材企业国内外诉讼案例进行了多年深入研究，在打印耗材知识产权领域积累了丰富的经验。特撰此文，以期对国内相关企业有所帮助。

   目前打印耗材知识产权问题主要集中在以下几方面：

   第一、 专利（Patent）

   1、概况

   OEM在世界主要市场国家都申请了大量的专利，形成了比较密集的专利网，因此专利是OEM最为有力和常使用的市场拓展武器，更由于OEM作为打印设备制造商，在专利方面占明显优势。OEM和兼容耗材专利比较如下：

     OEM            兼容耗材

   数量众多         数量较少

   技术含量较高     技术含量不高

   立体交叉申请     申请单一直接

   策略灵活         简单保护

   随着市场竞争的加剧，国内的兼容耗材企业面临OEM越来越大的打击力度及不断加快的打击步伐。早期，OEM维权的重点为墨盒、粉盒，现时，越来越将重点扩大到墨盒、粉盒、芯片、墨水、碳粉及其他材料，尤其是芯片。

   2、OEM专利策略

   作为跨国巨头，OEM在专利策略上有丰富的经验，其常见策略为：

   a) 在有竞争力的战略领域采取主动进攻策略，申请大量专利，形成专利网；

   b) 同时申请实用新型和发明专利的情况也日渐增多；

   c) 善于利用PCT条约，进行PCT国际专利申请，形成大量“潜水艇”专利，导致兼容耗材企业防不胜防。

   d) 专利维权策略灵活 行政调处与专利诉讼交替进行

   3、几个特殊问题

   A、关于再生 国内再生耗材行业已经形成一个很大的产业，但是再生产品与OEM专利之间的关系，一直较有争议。美国将再生分为可允许的修理（REPAIR）和不可允许的再造（RECONSTRUCTION），对再生持积极鼓励的态度，又由于各国的法律、经济、社会的多方面影响，各国对再生的判断标准不尽相同。

   B、关于337调查 2006年，爱普生对主要是中国的兼容耗材企业发起了337调查（案号:337-TA-565），美国时间2007年12月21日，美国总统小布什依据相关法律通过ITC的终裁，从而使包括普遍排除令、有限排除令、禁止令的该终裁最终生效，给国内相关行业带来了很大的影响。 由于该337调查涉及11件美国专利，并且在中国有数十件同族专利/申请，因此爱普生有可能利用中国同族专利在中国主张专利权。 “再生时代337专刊”上，智专公司已经对涉案的美国专利和中国专利进行了详细的分析，期望能引起行业的重视。

   4、如何应对专利壁垒

   虽然OEM的专利壁垒重重，但是也并非不可突破。总结智专多年的应对经验如下：

   对策之一：

   未雨绸缪，全面深入分析OEM的专利状况，分析借鉴行业的案例；作好规避专利的创新设计。在创新设计过程中，专业机构提供的完整的专利检索、准确有效的不侵权分析尤其重要。智专公司参与专利分析研究、天威创新开发的一种专利单向阀体“墨盒装置”，获得了“第九届中国专利金奖”。

   对策之二：

   要求供应商提供零部件或原材料等专利不侵权的报告，这样既可以初步保证产品不侵权，也可以在遇到纠纷时,证明自己非故意侵权，因为在美国故意侵权会处3倍罚款，在欧洲故意侵权会处高额罚款。

   对策之三：

   遇到纠纷时，被控企业要据理力争，善于利用专利无效、专利交叉许可等策略。

   对策之四：

   积极无效威胁整个行业的OEM不合理授权专利，积极对OEM不合理专利申请提出公众意见。EPSON 之95117800号专利之62项权利要求全部无效，即是智专公司所作的专利无效工作之一例。

   第二、 商标（Trademark）

   为了说明兼容耗材适用的机型，兼容和再生耗材包装或宣传材料上往往会善意描述性使用OEM商标，但由于在如何认定善意描述及商标侵权之间经常存在争议，因此兼容和再生耗材企业包装及宣传材料屡屡被控侵权。 为避免不必要的争议和纠纷，总结智专经验如下：

   1、遵守诚实信用原则。标注OEM标识的目的在于说明产品所适用的机型，而不是误导消费者该产品与OEM有任何特殊关系。

   2、掌握国内外相关法律及案例，比如如果OEM标识加黑加大，或者缩小变窄等，则有可能会被认定是误导消费者。

   3、企业在包装、宣传材料和铭牌等资料定稿前，多征求知识产权专业人士意见。

   OEM也经常会利用海关知识产权保护的相关法律、政策，对专利、商标侵权等予以阻止，实践中OEM更多的是通过此途径主张商标侵权。通过此方法，OEM不仅可以主张权利，还可以通过海关扣押对手产品、阻止兼容和再生耗材出口。不管最终结果如何，都可能会延误货期，给兼容、再生耗材企业与客户之间的关系带来影响。智专经验及对策如下：

   1、在遇到纠纷时，要确定相关知识产权权利的真实性、有效性。由于海关知识产权保护在实体和程序上有其特殊性，如果OEM不能证明其实体和程序的合法性，显然要承担被扣留方的损失。

   2、尽早了解OEM的知识产权权利状况，尤其是海关备案状况，知己知彼。

   3、在出口之前检讨自己的产品知识产权风险。

   第三、 智专对耗材企业的建议

   虽然国内兼容和再生耗材企业面临着巨大的压力，但只要行业团结和企业努力，一定能克服知识产权方面的困难，就此，智专提出如下建议：

   1、积极创新设计。只有注重创新，拥有自主知识产权才是避免纠纷的根本出路。

   2、申请的重点集中于新产品，特别是主营的新产品，同时还要侧重保护领先技术，形成专利网。拥有自主专利不仅可以保护自身创新发明，还可以在将来的专利纠纷中作为谈判的筹码。

   3、对OEM不合理专利,提出无效请求，对OEM不合理专利申请, 提出公众意见，以避免将来不必要的纠纷。

   4、积极利用PCT国际专利申请策略。（优点：一次申请，多国指定，简化申请人在国外的申请手续，降低或延缓各种费用等）。

   5、 寻找专业知识产权顾问，最大限度降低企业知识产权风险。

   6、 将知识产权风险评估分解在每一步商业决策评估考量之中。











   作者简介： 段淑华 （HELEN DUAN）

   专利代理人/商标代理人/法学硕士

   段淑华从事知识产权工作十七年，积累了丰富的知识产权实务经验。现为珠海智专专利商标代理有限公司执行合伙人、广东科技干部学院知识产权专家委员会委员，2004-2005年度被评为“广东省优秀知识产权诉讼代理人”。 段淑华曾担任多家大型企业及跨国集团的高级知识产权顾问（如：中国扬子集团、中兴通讯、天威集团等），技术领域涉及家电、通讯、医药器材、打印耗材等多个领域，为国内外企业提供了大量的侵权分析以及避专利设计的法律意见咨询，指导有关企业成功地开发了系列避专利设计的创新产品。

   段淑华曾处理多起国内企业与世界知名企业间的跨国知识产权诉讼，对中国企业如何应对国际知识产权纠纷，尤其是美国/日本的知识产权诉讼有丰富的经验。

   段淑华多次应邀出席国际论坛演讲，针对相关领域发表了大量的权威实务观点，例如World Expo 2003 《如何围绕有效专利进行规避专利的创新设计》、World Expo 2004《如何正确进行兼容产品包装的商标标识》、Rechina Asia Expo 2004《中国通用耗材业面临的专利问题及其对策》。

   段淑华多次赴美国、日本、加拿大进行国际知识产权保护学习。自2000年起，每年参加美国PATENT RESOURCES GROUP举办的美国执业专利律师培训，对美国专利申请以及侵权分析具有丰富的实务操作经验。