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国外专利纠纷之应对技巧
珠海智专专利商标代理有限公司 段淑华
随着中国经济的快速发展和世界经济一体化的进程,世界离不开中国,中国的经济对外依存度也越来越高,然而客观事实是中国显然处于全球产业链的末段,而且东南亚、印度等国家成本、价格挑战,国内的能源、资源和环境压力,欧美的各种技术、安全标准等壁垒和反倾销的指控,人民币的升值等,这些都在显示着一直以来大家所津津乐道的“中国制造”面临着巨大的挑战,也难以为继。中国只有从制造大国走向创造大国才是唯一选择,然而当我们刚开始转变的时候,各种压力也已经接踵而至。
首当其冲的是知识产权问题,根据《中国知识产权报》报道,2002年以来,美国已经对我国发起337调查60起,我国已经连续5年成为遭受337调查最多的国家。其中,60%以上的案件针对机电类产品。仅2007年1月到10月,美国已经对我发起337调查14起,占美国同期立案总数的50%以上。
在所有337调查中,88%以上的案件涉及专利,其余部分涉及商标等。机电产品成为重灾区,60%以上案件针对机电类产品。此外,调查范围也逐渐辐射到化工、生物、轻工、医疗器械等行业和产品。随着中国机电产品,尤其是具有高技术含量的精密机电产品和信息技术产品对美国出口的进一步扩大,美国对我国企业的337调查案件数量将呈现上升态势。
如何应对,是摆在所有中国企业面前的重大课题。作为国家知识产权局指定的专业涉外知识产权服务机构之一,珠海智专专利商标代理公司在应对涉外专利纠纷方面积累了较多的经验,特此总结,以与读者一起探讨,期望能对中国企业有所帮助。
解决专利纠纷固然重要,但是未雨绸缪,首先应该思考的是如何从根本上避免专利纠纷。结合我们的经验,提出如下几点建议:
一、市场未动,专利评估先行
国内很多企业,由于对专利缺乏了解,当发现一项产品有市场的时候,往往立刻上马,不考虑生产地或销售国的专利问题,等开了模具,产品也生产出来的时候,才得知存在专利问题,此时骑虎难下,进退两难。
所以在上马一项新产品的时候,首先要请专业的政府机构或知识产权公司进行检索分析,评估专利风险,然后再决定后续进程,或围绕专利进行创新设计,或直接购买专利,在开始的时候就掌握主动。
二、技术创新,拥有自主知识产权
打好基本功、积极创新、更好地创造属于自己的专利是避免侵犯他人专利的最有效的方法。中国企业应借鉴日本、中国台湾、韩国公司的经验,注重建立与自己产品有关的知识产权系统,尽快摆脱技不如人的困境,加强平等对话的筹码。专利可以为企业带来多方面的竞争优势,除了获得专利许可费,利于产品宣传推广等,更重要的是,一旦遇到不可避免的知识产权纠纷,它可以兼做盾牌、利器。企业可通过与对方互相提供专利许可,以平息专利纠纷及减少专利许可费,或是用自己的专利来限制对方在中国的市场,以促成和解。有关数据显示,2004年在美国获专利最多的50家公司中,日本有14家,中国台湾、韩国各有2家。这些国家和地区就正是在国际知识产权竞争中,逐步意识到专利的重要性,从被动应诉转变为主动竞争。
技术创新及获得自主知识产权的工作是漫长及痛苦的,是一项短期看不到利益的投资。在企业内部,知识产权工作必须自上而下推动,只有公司管理层重视技术创新和专利工作,才能在整个公司形成技术创新的氛围,技术创新和专利不仅仅是一个名词,更应该成为一种深入人心的思维方式,成为企业文化的核心部分。
当企业有了技术创新的氛围后,进一步的工作就是要鼓励技术人员的创新积极性,作为企业,创新包括产品的创新和工艺的创新,所要鼓励的技术人员不仅包括产品研发人员,也包括处于生产一线的工程技术人员。
为提高技术人员的创新能力,企业需要积极鼓励员工走出去及请进来的培训,聘请外部专家举行技术创新和专利相关培训。我们在实践中发现,外部专家的培训不仅提高了技术人员的创新能力,还提高了技术人员的沟通能力,更为重要的,外部智力的引入,打破了技术人员固有的思维模式,给他们带来了新的思考方式。例如,我们请香港生产力促进局和我们一起不定期地给客户公司的技术人员进行“头脑风暴”等多种创新模式培训。取得了非常好的效果。同时,技术创新团队与专利团队的紧密配合尤为重要,在具体项目中,我们让技术创新工程师与专利律师组成创新团队,并形成了如下创新设计流程:
我公司客户珠海天威飞马打印耗材公司采用以上创新思维方式和流程,成功的突破了OEM的专利壁垒,开发了一种全新的打印墨盒,取得了非常好的市场效益,该墨盒获得了2005年“第九届中国专利金奖”。如今,该公司已经在国内外申请了近千件专利,居兼容耗材行业之首。2006年,爱普生公司在美国发起对中国打印耗材行业的337调查,但是由于该公司较早注重自主创新,因此未在被调查企业之列。
当我们的客户面对海外市场的时候,我们还联合美国、欧洲著名的知识产权律师事务所提供法律支持,一般先由国内的专利律师来作国外专利的预研究及分析,然后再将我们的理解及成果交于外方的专利律师作优化、修正及最后评估,这种做法不仅加快了进程也降低了客户的成本。
三、制定正确的知识产权战略
发达国家纷纷围绕提升本国企业竞争力制定知识产权战略,国外大企业也都有适合企业发展的知识产权战略。知识产权是一个非常庞大的课题,作为中国企业考虑到经验、费用等问题,应该建立适合自己的知识产权战略,而不是总是在摸着石头过河。应该明确,全面提升企业的国际竞争力是知识产权战略追求的核心目标,知识产权是为企业的发展服务,因此知识产权战略是专业决策,更是商业决策。
申请专利并不是知识产权战略的全部,在制定企业知识产权战略的时候,企业需要分析竞争对手的专利、技术发展方向和专利策略,从自身优势出发,确定好企业自身的发展方向和定位。
四、熟悉、研究别国的游戏规则,掌握主动
不可否认,对于中国,专利是一个新的课题,相对于欧美发达国家几百年的经验,及国外大企业巨额的投入和多年的积累,我们在理论和实践上都是后来者,因此要多向别人学习。例如,英国1624年制定《垄断法》,这部法律被世界公认为第一部完整的专利法;美国1790年颁布第一部《专利法》。即使是在东方国家,日本在1885年就制定了第一部专利法,比明治宪法还早;印度1859年制定了最早的《专利及设计法》,经过3次大调整后,印度专利法完全实现了与TRIPS接轨,1970年,印度议会通过了独立后的第一部《专利法》。
由于诸多原因,一直以来存在着一个认识误区,我们往往会将各种涉外经济纠纷包括专利纠纷与政治或者民族主义联系起来,而不是从法律本身去研究问题。中国企业要想走出去,就必须掌握国外的游戏规则,知己知彼,掌握主动。在专利方面,欧美发达国家有上百年的历史,有成熟的法律和规则,而这恰恰是中国所需要学习的。当中国企业有自己的专利,掌握别国市场规则的时候,完全可以利用别国的规则来主张自己的合法权益。
拥有自主知识产权是避免纠纷的根本出路,由于各种原因,知识产权纠纷无法完全避免,国家知识产权局田力普局长表示,我国已经提前进入了涉外知识产权纠纷大规模爆发时期,比预测提前了5至10年。
在多年实践和研究中,智专在应对美国的337调查、专利纠纷,以及欧洲、日本等地区和国家的知识产权纠纷中积累了丰富的经验。总结我们的经验如下:
一、积极面对、冷静处理
大型的国际展会上,国外企业发现知识产权侵权,一般有两种做法:由律师出具警告信或者由法院发出临时禁令。律师出具的警告信内容包括对具体侵权行为的描述,要求对方限期停止侵权的声明,惩罚条款等。同时,常常附律师费用帐单。中国展商如果接到此类警告信,首先要做两点判断,第一,是否存在展品侵权;第二,标的值定得是否过高,如果认为警告有理,标的值合适,可以签署警告信。被执行临时禁令的企业可以立刻委托律师前往法院,提出异议。对没收的侵权展品要求开具清单,并查看是否与被侵权展品吻合,以便作为今后提出诉讼的依据。
由于对知识产权的认识和费用等原因,部分国内公司采取“鸵鸟政策”,导致不战而败,将市场拱手相让。国务院副总理吴仪提醒中国的企业“绝对不要抱着‘饿死不讨饭,冤死不打官司’的陈腐观念,要敢于去打官司”。“爱拼才会赢”!
二、如何应对国外的纠纷需要有灵活的措施
目前欧美专利纠纷大部分是通过和解的方式解决。考虑到市场及成本原因,和解是首选途径,可以将损失降到最低。
对于指控侵权的涉案专利,如能无效,则不存在侵权,因此可以灵活运用专利无效策略,赢得解决筹码,对于涉案专利的无效请求,也给对方心理压力,增加谈判的筹码,但专利无效的成本也需要综合考虑。
具体法律问题的解决是专业意见,如何应对是商业决策,对于专利诉讼,要对前景和成本进行分析,权衡利弊,平衡胜诉的把握以及不应诉可能带来的市场损失.
三、国内多练兵、学会在规则的框架下生存
由于文化背景,对游戏规则的生疏是中国企业的普遍缺陷,中国人不喜欢打官司,但欧美国家企业善于借助法律途径解决纠纷,因为此缺陷,中国企业在贸易战中一直是极高败诉率。珠海天威飞马打印耗材有限公司董事长贺良梅先生曾多次建议“要鼓励中国企业在国内多打官司”,这在许多人看来是不可思议的,但道理很简单,连国内‘打架’都不会,怎么出去与海外高人对峙?
四、行业联盟、共同行动,团结就是力量
在企业知识产权意识和能力较弱的情况下,行业协会在解决知识产权争端方面发挥了积极的作用。以单个企业与侵权者或指控者进行斗争,不如以行业协会为组织团结起来,以集体的力量进行抗争。
1.发挥行业协会保护知识产权的自律组织作用
目前,有些地区的行业协会已经组织企业制定知识产权保护公约,以此对行业内部的知识产权进行规范,并进行监督检查。
2.发挥行业协会在解决知识产权纠纷的作用
知识产权侵权大多数发生在行业内部,行业协会本身可以进行斡旋,对行业内的侵权行为进行调解、仲裁。我国正在试行行业内部仲裁机制,将一些发生在行业内部,争议不大的纠纷直接由行业协会处理。
3.发挥行业协会在解决知识产权纠纷和争端中的作用
我国企业的涉外知识产权纠纷常常是行业性的集体事件,行业协会出面更有利。如,行业协会在DVD、彩电、温州的打火机事件的解决中都发挥了重要作用。
4.发挥行业协会在沟通政府和企业之间关系的桥梁作用
协会可以建立与主管部门的沟通机制,取得主管部门的指导,增加专家参与程度,提高协会的水平。企业需要借助于行业协会集中表达意见,政府通过协会转达政策信息。
当我们遇到问题的时候,一定要积极面对,毕竟技术创新对中国人来说不是新鲜事情,中国的四大发明早已有之,但知识产权保护对中国人来说是一项新的事物,必须要以时间及多次的磨练来累积经验。很多外国人以为中国人只懂模仿不懂创新,更将中国制造误认中国仿造,但恰恰中国人是世界伟大发明的创作者,指南针、造纸术、印刷术、火药,四大发明不单止是中国古代科学技术繁荣的标志,更在一定程度上改变了人类近代文明的进程。我们中国人所缺乏的只是对自己的发明所作出的保护和经验。
中国人是不缺发明创新的智慧,在可预见的将来,中国不仅仅是制造大国,也将是创新大国。
作者简介: 段淑华 (HELEN DUAN)
专利代理人/商标代理人/法学硕士
段淑华从事知识产权工作十七年,积累了丰富的知识产权实务经验。现为珠海智专专利商标代理有限公司执行合伙人、广东科技干部学院知识产权专家委员会委员,2004-2005年度被评为“广东省优秀知识产权诉讼代理人”。
段淑华曾担任多家大型企业及跨国集团的高级知识产权顾问(如:中国扬子集团、中兴通讯、天威集团等),技术领域涉及家电、通讯、医药器材、打印耗材等多个领域,为国内外企业提供了大量的侵权分析以及避专利设计的法律意见咨询,指导有关企业成功地开发了系列避专利设计的创新产品。
段淑华曾处理多起国内企业与世界知名企业间的跨国知识产权诉讼,对中国企业如何应对国际知识产权纠纷,尤其是美国/日本的知识产权诉讼有丰富的经验。
段淑华多次应邀出席国际论坛演讲,针对相关领域发表了大量的权威实务观点,例如World Expo 2003 《如何围绕有效专利进行规避专利的创新设计》、World Expo 2004《如何正确进行兼容产品包装的商标标识》、Rechina Asia Expo 2004《中国通用耗材业面临的专利问题及其对策》。
段淑华多次赴美国、日本、加拿大进行国际知识产权保护学习。自2000年起,每年参加美国PATENT RESOURCES GROUP举办的美国执业专利律师培训,对美国专利申请以及侵权分析具有丰富的实务操作经验。
2008-5-8
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