兼容打印耗材常见专利问题

    珠海智专专利商标代理有限公司 段淑华

   

   专利是兼容和再生打印耗材企业遇到的主要知识产权问题之一，面对OEM不停地在“专利地图”上跑马圈地和专利维权，国内企业往往比较被动。但专利并非只是OEM独门武器，兼容和再生耗材企业也可以design-around避开专利壁垒，同时也可以对自己的创新设计申请专利去维护自身合法权益。本期智专说法将介绍耗材行业所关心的比较普遍的几个专利问题。

   一、如何进行中国专利保护

   中国的专利分为三种，即发明专利，实用新型专利和外观设计专利。通俗地说，发明专利要求有较高的技术含量，实用新型专利一般称为“小发明”，外观设计则是对富有美感的外观设计给予专利登记保护。具体地说，中国专利申请的标准要求“三性”同时具备，即新颖性、创造性和实用性。其中最为关键的是创造性，指同申请日前现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步，即对于发明和实用新型其创造性的标准不一样。比如智专公司曾代理天威客户申请的“一种墨盒装置”的专利，策略性地同时申请了发明及实用新型专利，由于该墨盒采用了单向阀代替了以往墨盒中使用的海绵，因此大大提高了墨水使用率，降低了用户的使用成本，也减少了环境污染，因此相比于现有技术具有很强的创造性，该专利获得了中国政府专利最高奖项－国家知识产权局与世界知识产权组织联合颁发的“第9届中国专利金奖”。

   从地域上来说，任何国家的专利只在授权国才能获得保护，即中国的专利只有在中国才能获得保护。因此对于那些OEM在中国没有申请专利的产品，理论上我们是可以采取“拿来主义”。

   当然值得注意的问题是虽然有些技术方案OEM在中国并没有申请专利，但是已经在外国申请专利，此时，虽然在中国生产不存在问题，但是如果销售目的国存在专利，则有可能引起专利纠纷。

   二、专利申请的难点

   由于中国专利法实施的时间不长，至今才23年，美国等国家则有200多年的专利历史，国内企业对专利认识还不深，对于如何申请专利、什么样的专利对自己最为保护得力可能缺乏了解，甚至有企业以专利的代理费用高低来决定是否申请专利或者选择专利代理公司。 申请专利提交的申请文件，保护范围窄，则不能保护申请人的利益，保护范围宽，则有可能不能获得授权，或者授权后可能被无效，所以在充分保护发明创造和尽可能获得授权及保护专利的有效性之间存在矛盾，如何把握平衡，就需要具有技术和法律复合知识的代理人的协助，否则往往会既浪费了时间和精力，又不能获得授权或者授权后被无效导致自己的发明创造成为人人可以享用的免费午餐。

   此外，在专利申请的审查过程中，还有申请人与审查员的答辩过程，由于存在“禁止反悔”原则，即在答辩过程中提交给国家知识产权局的所有观点，将来申请人都不得反悔，这些观点并且可能会被他人作为专利无效的证据。因此，无论在撰写申请文件还是答辩过程，都需要精雕细琢，这就更需要专业的专利代理人/律师的参与，以确保自己的专利得到切实有效的保护。

   三、如何较好的将国内发明获得在国外的专利保护

   随着国内企业自主创新的越来越多，国内企业也越来越注意在国外保护自己的专利，但是遇到的问题之一是直接到国外申请专利，费用较高，而且若产品不在申请国销售，则有可能得不偿失，但是如果不尽快到国外申请专利，又担心被他人抢先申请，或者他人可以畅通无阻地在海外销售。

   比较好的方法是在国内先申请PCT（PATETN COOPERATION TREATY专利合作条约）。目前PCT的应用日益广泛，其优点在于PCT制度为国际专利申请提供了一套简化程序，业已成为提交国际申请的主要途径。

   截至2007年底，PCT共有138个成员国，根据WIPO的初步统计，2007年全球通过《专利合作条约》（PCT）申请的国际专利总量达到15.6万件，比上年增长4.7%，又一次刷新了历史记录。近年来，PCT专利始终保持着一年一万件的增长速度。这一现象一方面说明在全球一体化的大背景下，世界各国越来越重视通过领先的技术来占领国际市场制高点；另一方面也说明PCT在程序和费用上的节约越来越多地被全球的专利申请人所认可。其中华为2007年已公布的PCT申请量为1365件，位居全球企业第四位，而中兴通讯以235件，位居全球企业第52位。 国内的企业可以先在国内作一中国申请，然后在国内申请日期之后的12个月内作一个PCT申请，这样国内申请日就成为将来在国外申请专利的优先权日，从优先权开始，企业可以有30个月的时间来推进自己的产品在哪些国家销售有市场，从而考虑具体应该进入哪个国家进行保护，而不用担心自己的专利被他人在国外抢先申请。这样就可以以较低的费用达到一国申请多国指定的目的。

   当然，如果很明显地知道自己的发明在海外某个或某些国家很快就有市场，也可以通过巴黎公约（PARIS CONVENTIN）方式，即在中国专利申请之后的12个月内，要求优先权，直接去相应的国家申请，这样国外申请的费用会比较高，但答辩、授权的时间可能会相对缩短。

   具体采用PCT还是巴黎公约，企业可以根据自己专利的技术高度、产品的市场明朗程度，及专利申请资金的充足程度决定。

   四、专利申请策略介绍

   我们知道OEM在专利申请方面具有非常丰富的经验，形成了非常周密的专利保护策略，总结智专多年对OEM专利的跟踪分析，兼容耗材可以借鉴OEM的专利申请策略，简要归纳如下：

   1）一个专利多个独立权利要求，不同技术特征反复组合式保护。例如ZL00131800专利有42个权利要求，其中有5个独立权利要求，保护层层递进。

   2)一个技术特征多个专利保护。例如OEM的芯片触点排布专利，有数个专利加以保护，例如ZL00131800及ZL200410001693等，同时，还有外观设计专利进行保护。

   3)通过专利不断分案申请，构筑“金字塔”式保护。例如ZL95117800分案出02140686.3 及再分案出02147345.5等。

   4)“潜水艇”式保护。例如申请号：200610101845.5的专利申请，申请日：1995.09.16 公开日：2007.02.07，权利要求相当之宽，保护的主要是：“一种将油墨注入墨盒的方法，所述方法包括：a)降低室中的压力；及b)将油墨注入室中。”

   如果该专利获得授权，则几乎负压灌墨的方法都有可能受其威胁。虽然其公开日在2007年，但是其申请日却在1995年，正如“潜水艇”一样，长时间潜在水下，在有需要的时候突然潜出水面。

   5）国内外同族专利全方位保护。OEM通常将专利在本国先申请，然后通过PCT或巴黎公约向目标市场国申请，从而形成多角度、全方位的立体保护，有效阻止他人生产、出口到其目的市场国等。

   总之，OEM的专利申请策略是经过多年的反复积累、历练，值得我们深入学习。

   以上是对一些常见专利问题的探讨，对于耗材行业所关心的其他问题，比如如何认定专利侵权和如何避免专利侵权，囿于篇幅所限，本文作者将在未来的“智专说法”里进行详细介绍。

   注：以上意见仅供参考，由于各企业具体情况不同，因此本文不构成对读者的正式法律意见。如需就具体案件进行分析，欢迎发邮件至jackxu@innopat.com.cn进行探讨。







   作者简介： 段淑华 （HELEN DUAN）

   专利代理人/商标代理人/法学硕士

   段淑华从事知识产权工作十七年，积累了丰富的知识产权实务经验。现为珠海智专专利商标代理有限公司执行合伙人、广东科技干部学院知识产权专家委员会委员，2004-2005年度被评为“广东省优秀知识产权诉讼代理人”。 段淑华曾担任多家大型企业及跨国集团的高级知识产权顾问（如：中国扬子集团、中兴通讯、天威集团等），技术领域涉及家电、通讯、医药器材、打印耗材等多个领域，为国内外企业提供了大量的侵权分析以及避专利设计的法律意见咨询，指导有关企业成功地开发了系列避专利设计的创新产品。

   段淑华曾处理多起国内企业与世界知名企业间的跨国知识产权诉讼，对中国企业如何应对国际知识产权纠纷，尤其是美国/日本的知识产权诉讼有丰富的经验。

   段淑华多次应邀出席国际论坛演讲，针对相关领域发表了大量的权威实务观点，例如World Expo 2003 《如何围绕有效专利进行规避专利的创新设计》、World Expo 2004《如何正确进行兼容产品包装的商标标识》、Rechina Asia Expo 2004《中国通用耗材业面临的专利问题及其对策》。

   段淑华多次赴美国、日本、加拿大进行国际知识产权保护学习。自2000年起，每年参加美国PATENT RESOURCES GROUP举办的美国执业专利律师培训，对美国专利申请以及侵权分析具有丰富的实务操作经验。