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通用和再生打印耗材知识产权热点问题分析
珠海智专专利商标代理有限公司 段淑华 许士阳
中国通用和再生打印耗材产业目前在市场上已经取得了非常大的成功，但是在成功的背后，商标和专利的问题一直困绕着很多企业，这里面包括了中国企业与OEM之间的专利纠纷、如何正确使用OEM商标标识，同时还包括了中国企业如何拥有自主专利技术、如何拥有及正确使用自己的品牌、如何解决各种涉外和国内的专利商标纠纷等。对于期望长远发展的企业，以上的问题是必须面对和解决的。
珠海智专专利商标代理有限公司10年来一直对以上耗材行业相关知识产权问题进行跟踪研究、深度分析，并且处理了若干起在国内外产生重大影响的案件，维护了国内企业的合法权益，被誉为“打印耗材知识产权专家”。本期的“智专说法”将分析行业知识产权方面目前的几大热点和难点问题，以期对国内相关企业有所帮助。
一、如何合理的使用OEM商标标识
智专公司常常接到企业的告急求助，企业兼容和再生耗材因为涉嫌侵犯OEM商标而被工商管理部门或者海关扣留，这已经成为兼容和再生耗材企业当前遇到的主要困难之一。
就兼容和再生耗材行业来说，其问题的根本在于：为了说明兼容和再生耗材适用的机器型号，必然要引用OEM的机器型号，即不得不引用OEM的商标标识，而对于引用OEM的商标标识是否属于商标侵权行为，虽然有相关法律规定，但鉴于法律规定的原则性，高度概况性，在侵权的判定上存在着一定的主观性和复杂性。
根据中国商标法实施条例规定，禁止在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众。因此，从法律上来说，兼容和再生耗材的包装即使是善意的引用OEM商标标识，如果使用不当，也会涉嫌侵犯商标专用权。因此，要特别提醒兼容耗材企业注意，兼容和再生耗材产品的包装上，OEM商标标识不能突出显示，一定要突出自己的商标标识，仅仅是说明性地描述OEM的品牌或型号。
建议
1、善意说明性使用OEM商标标识，在设计包装及其它材料时，其引用OEM商标标识的目的必须仅仅为指示性使用，而不是为了误导消费者该产品和OEM有关联或者合作关系。
2、在整体包装效果上必须突出自己的商标。
3、由于在认定OEM商标标识是否引用适当的判断上比较复杂，因此在产品推出市场前，最好请商标专业律师对包装、说明书等进行风险评估，以避免后续不必要的麻烦。
二、如何正确的使用自己的商标
目前很多企业拥有自主品牌，但是如何正确的使用自己的商标，可能很多企业还是缺乏了解。有很多企业向笔者提出疑问，明明是使用自己的商标，结果还是被工商部门查处、罚款，笔者深入了解后，原来都是企业在提出商标注册申请后还没有获得批准前，在产品包装上的商标旁边标注?。显然原因是企业对商标法缺乏基本的了解，?是“注册商标”的标记，意思是该商标已在国家商标局进行注册申请并已经商标局审查通过，成为注册商标。圆圈里的R是英文“register”注册的开头字母，企业在提出商标注册申请后，在没有正式获得批准注册前，不能使用?标志，否则即构成虚假宣传。此时，企业可以在商标旁边使用TM标志，TM是英文“trademark”的缩写，即标注TM的文字、图形或符号是商标，但不一定已经注册。
三、 如何避专利设计（design-around）
在第16期智专说法“有趣的凳子”一文中，笔者以凳子为例，对如何进行避专利设计进行了分析。在进行避专利设计前，首先要清楚何为专利侵权。
专利侵权包括字面侵权和等同侵权。所谓字面侵权,是指在被控侵权产品或方法中能够找出与权利要求中记载的每一个技术特征相同的对应特征时，认定被控侵权产品或方法构成侵权的判定原则。根据字面侵权判定的侵权称为相同侵权。权利要求书中的独立权利要求，含有的技术特征最少，其保护范围也最宽，独立权利要求中既包括专利技术区别于现有技术的必要技术特征，即区别特征，也包括专利技术与现有技术共有的必要技术特征，即共有特征，专利法所保护的既不是区别特征，更不是共有特征，而是保护包括在权利要求中的由区别特征和共有特征组合而成的完整的技术方案，每一项独立权利要求就是一个完整的技术方案。在进行专利侵权判定时，应将整个独立权利要求作为比对对象，被控侵权产品或方法只有利用了独立权利要求中的全部必要技术特征，即完全覆盖了专利权保护范围，才构成侵权，因此，字面侵权又称全面覆盖原则。但是在实践中，完全仿制他人的专利产品或完全照搬他人专利方法的侵权行为并多见，而常见的是，对他人专利的权利要求书中的某一或某些技术特征加以简单的替换或变换，从而达到只有实施他人专利才能达到的目的。 所谓等同侵权，是指以实质上相同的方式、手段或产品，替换所要保护的专利权利要求中的必要技术特征，使两者产生实质上相同的效果，在这种情况下，尽管两者在形式上或技术上存在非实质性的某些不同点，但应认定为侵权。
把握了以上原则，则在避专利设计时，可以采用的方式包括：去除权利要求中的某项特征、改变权利要求中的结构、改变权利要求中的配合关系、改变权利要求中的发明步骤等。由于避专利设计涉及到技术、专利和法律问题，单单依靠工程师必定难以解决问题，必须由专业的专利律师参与进研发过程，与工程师一起分析专利、提出研发方向、最终侵权分析等，才能做好避专利设计工作。
智专公司的专利律师帮助企业完成了几百项产品的避专利设计，包括中国、美国、欧洲专利，取得了非常好的效果和效益，为客户的海外市场开拓提供了强有利的支持。
四、 如何拥有自主专利
仅仅是避他人专利，一直处于被动状态，这对于企业长期发展显然不利，企业必须拥有自己的专利，在将来的纠纷处理中拥有筹码。
中国的专利分为三种，即发明专利，实用新型专利和外观设计专利。通俗地说，发明专利要求有较高的技术含量，实用新型专利一般称为“小发明”，外观设计则是对富有美感的外观设计给予专利登记保护。具体地说，中国专利申请的标准要求“三性”同时具备，即新颖性、创造性和实用性。其中最为关键的是创造性，指同申请日前现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步，即对于发明和实用新型其创造性的标准不一样。比如智专公司曾代理天威客户申请的“一种墨盒装置”的专利，策略性地同时申请了发明及实用新型专利，由于该墨盒采用了单向阀代替了以往墨盒中使用的海绵，因此大大提高了墨水使用率，降低了用户的使用成本，也减少了环境污染，因此相比于现有技术具有很强的创造性，该专利获得了中国政府专利最高奖项－国家知识产权局与世界知识产权组织联合颁发的“第九届中国专利金奖”。这是打印耗材行业迄今为止所获的最高政府专利奖项。
从地域上来说，任何国家的专利只在授权国才能获得保护，即中国的专利只有在中国才能获得保护。因此对于那些OEM在中国没有申请专利的产品，理论上我们是可以采取“拿来主义”。
当然值得注意的问题是虽然有些技术方案OEM在中国并没有申请专利，但是已经在外国申请专利，此时，虽然在中国生产不存在问题，但是如果销售目的国存在专利，则有可能引起专利纠纷。
由于中国专利法实施的时间不长，至今才23年，美国等国家则有200多年的专利历史，国内企业对专利认识还不深，对于如何申请专利、什么样的专利对自己最为保护得力可能缺乏了解，甚至有企业以专利的代理费用高低来决定是否申请专利或者选择专利代理公司。
申请专利提交的申请文件，保护范围窄，则不能保护申请人的利益，保护范围宽，则有可能不能获得授权，或者授权后可能被无效，所以在充分保护发明创造和尽可能获得授权及保护专利的有效性之间存在矛盾，如何把握平衡，就需要具有技术和法律复合知识的代理人的协助，否则往往会既浪费了时间和精力，又不能获得授权或者授权后被无效导致自己的发明创造成为人人可以享用的免费午餐。
此外，在专利申请的审查过程中，还有申请人与审查员的答辩过程，由于存在“禁止反悔”原则，即在答辩过程中提交给国家知识产权局的所有观点，将来申请人都不得反悔，这些观点并且可能会被他人作为专利无效的证据。因此，无论在撰写申请文件还是答辩过程，都需要精雕细琢，这就更需要专业的专利代理人/律师的参与，以确保自己的专利得到切实有效的保护。
五、 再生产品是否侵犯专利权
目前，打印耗材再生在中国已经形成了一个庞大的产业，对于再生耗材是否会侵犯OEM专利，很多企业有这样的疑惑和担心。CANON V RA的日本再生墨盒案，从日本的地方法院一直上诉到日本最高法院，在国际上引起了较大反响，该案从东京地方法院认定RA 不侵权，到东京高等法院及日本最高院认定侵权等，历经反复，我们更清晰地看到日本法院（政府）对再生，尤其是海外再生产品进入日本所持态度。与该案情况比较类似但判决结果截然不同的是美国的墨盒再生案，该案中原告为专利权人美国惠普公司，惠普公司拥有关于喷墨打印机墨盒的专利，主要涉及墨盒及墨盒的内部结构。惠普公司生产和销售受这些专利保护的墨盒，墨盒不可重新灌注墨水，即墨盒为一次性使用，惠普公司在墨盒的包装上标明“立即扔掉旧的墨盒”。被告Repeat-O-Type公司购买了惠普公司的新墨盒对其进气口进行改造，使其可以重复灌注墨水和重复使用，然后再销售，被告甚至就其改造方法申请了一项专利。这种改进后的墨盒由于可以重复使用降低了消费者的使用成本，但是也会对惠普公司的原装墨盒的销售产生不利影响。惠普公司于是向地方法院起诉被告，认为被告的改造和销售墨盒行为侵犯了惠普公司的墨盒专利。地方法院认为：被告对其合法购买的墨盒有权使用和再销售，被告的改造行为并不构成不可允许的再造，因此地方法院简易判决被告不侵犯惠普公司的专利权。惠普公司不服，向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。联邦巡回上诉法院认为，当惠普公司在没有限制条件的情况下销售专利产品时，买方及后续的买方就获得了对专利产品进行修理的默示许可，但不包括再造专利产品的权利。惠普公司在墨盒的包装上标明“立即扔掉旧的墨盒”并不构成对被告的合同限制；对受专利保护的墨盒在没有被损坏或有缺陷之前进行的改造虽然不是一般意义上的修理，但被告的改造行为改善了专利墨盒的使用性，不是不允许的再造，而更近似于对不成熟产品的修理。虽然专利权人的意图是该墨盒是不可重新灌注墨水的，但与专利权人意图相悖的修改不一定就是再造。在缺少合同限制的情况下，买方有权对所购买的产品进行修改，只要不是对已经报废的产品进行再造就可以。因此，1997年美国联邦巡回上诉法院认定被告的行为“类似修理”，而不是“再造”，不构成对惠普公司专利权的侵犯。
由于不同国家的法律不同，因此，在对待再生方面的态度也不一样，同时，认定再生是否侵权时还要考虑到再生的技术过程、初始销售地、行业本身的发展状况、产品本身的适用环境、销售时的合同条款限制情况等等一系列因素。因此，对于具体产品的再生是否与专利有冲突，需要考虑到该产品的具体情况，而不能统而概之。智专公司为客户分析了上百款打印耗材再生的法律风险，受到了客户和国外律师的广泛好评。
囿于版面有限，本文仅仅对打印耗材行业所关心的几个问题进行了简单的解释，在实际处理过程中，需要考虑到很多具体的其它因素，智专公司和再生时代欢迎读者随时向我们反馈您的问题，我们会给予您热情和专业的答复。
2009-9-4
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